Comment s'opposer à un enregistrement de marque

Tout propriétaire de petite entreprise qui estime que son entreprise pourrait être endommagée par une marque peut s'opposer à son enregistrement. Un propriétaire d'entreprise pourrait être lésé si la marque proposée ressemble trop à la sienne et il est possible que les consommateurs confondent les produits. Si les marques sont dans la même région géographique, il aura un argument encore plus fort pour s'opposer à l'enregistrement.

Avis d'opposition

Après le dépôt d'une demande de marque auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), l'examinateur des marques publie la marque au Journal officiel afin que d'autres puissent la consulter et, si nécessaire, s'y opposer. La Gazette peut être consultée gratuitement sur le site Web de l'USPTO. Un propriétaire de petite entreprise doit déposer un avis d'opposition auprès de l'USPTO dans les 30 jours suivant la publication de la marque. Il peut déposer cet avis en ligne avec le système électronique de l'USPTO pour les procès et les appels en matière de marques de commerce (ESTTA). Une partie peut demander une prolongation de la fenêtre de 30 jours, jusqu'à 180 jours, auprès de la Commission d'essai et d'appel des marques (TTAB).

Registre principal

Une fois qu'une marque est enregistrée, elle est publiée dans le registre principal de l'USPTO. À ce stade, une partie peut demander l'annulation de la marque à l'USPTO, conformément à l'article 1064 de l'USC 15. Cette demande doit être déposée dans les cinq ans suivant la publication au Journal officiel ou à tout moment où la marque devient générique. Une marque devient générique lorsqu'elle est si souvent utilisée par le public que le mot ou la phrase ne représente plus une marque spécifique, mais devient descriptive du type de produit. Par exemple, Xerox est presque devenu un terme générique synonyme d'utilisation d'un copieur jusqu'à ce que Xerox lance une campagne publicitaire intensive.

Registre supplémentaire

Une partie peut également s'opposer à une marque publiée dans le registre supplémentaire de l'USPTO. Ce registre concerne les marques qui ne sont pas suffisamment distinctives ou uniques pour être des marques de commerce, mais qui méritent tout de même un certain degré de protection. Par exemple, une marque qui est simplement un terme géographique, comme "le Sud", serait inscrite au Registre supplémentaire. Pour s'opposer à une marque dans ce registre, la partie peut déposer une demande auprès de l'USPTO demandant l'annulation conformément à 15 USC 1092.

Étapes après l'opposition

Une fois qu'une partie a déposé une opposition ou une annulation, le déposant de la marque doit répondre dans les 30 jours. S'il ne répond pas, la demande est rejetée. S'il répond, les parties passent à une période de découverte. Chaque partie demande à l'autre des fichiers, des documents sur la propriété de la marque et un historique d'utilisation pertinent pour son cas. Si une partie ne répond pas dans les délais, l'opposition peut déposer une plainte auprès du TTAB.

Résoudre le différend

Un litige concernant une marque prend fin si les entreprises parviennent à un règlement, comme le paiement de redevances à la partie adverse en échange de l'abandon de son opposition. Si les entreprises ne parviennent pas à un accord, une décision est prise par un panel d'au moins trois membres du TTAB. Ils peuvent se ranger du côté de l'opposition et annuler la marque, se ranger du côté du titulaire et approuver la marque, ou ordonner un enregistrement simultané des deux marques avec des restrictions pour éviter toute confusion sur le marché. La partie perdante peut interjeter appel auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral ou demander un nouveau procès devant le tribunal de district des États-Unis.


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